Il marchio registrato è un segno distintivo che, a seguito di deposito e successiva concessione da parte di un ente governativo preposto, gode di una particolare tutela giuridica nei confronti di terzi. In quanto segno distintivo identifica un bene o servizio indicandone la fonte di origine nel titolare.
I diritti in capo al titolare del marchio registrato partono dalla data di deposito della domanda di registrazione oppure, se previsto dalle leggi e dai regolamenti, dall'uso protratto del medesimo segno per i medesimi prodotti o servizi attraverso la cosiddetta rivendicazione d'uso. Il diritto di privativa che nasce dalla registrazione di marchio consente al titolare o aventi diritto - licenziatari ad esempio - di utilizzare il marchio in modo esclusivo per contraddistinguere beni o servizi, la comunicazione pubblicitaria relativa ai medesimi o comunque qualunque tipo di attività commerciale o economica a essi connessa. Tale privativa si estende per i paesi in cui il marchio è stato depositato/registrato attraverso procedure nazionali o internazionali che prevedono con un unico deposito la tutela per più nazioni aderenti a trattati internazionali o transnazionali.
I diritti di privativa hanno durata limitata nel tempo variabile a seconda delle legislazioni dei singoli stati e sono rinnovabili previa procedura apposita e pagamento delle relative tasse.[1]
¤ ₳ ฿ ₿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ ₠ € ƒ ₣ ₲ ₴ ₭ ₤ ₺ ℳ ₥ ₦ ₧ ₱ ₰ £ ៛ ₽ ₹ ₨ ₪ ৳ ₸ ₮ ₩ ¥
I primi marchi registrati di cui si ha traccia risalgono all'Impero romano quando i fabbri apponevano sulle spade particolari simboli così da non poter essere copiate[2]. Anche la storica birreria Löwenbräu che dichiara di utilizzare il suo simbolo del leone dal 1383. La prima legislazione ufficiale venne approvata dal Parlamento Inglese sotto il re Enrico III nel 1266, che richiese a tutti i panettieri di usare un marchio distintivo per il pane che vendevano[3].
La prima legge moderna sul marchio registrato venne approvata nel 1857 quando in Francia con la "Legge per i Marchi di Manifattura e Beni". In Inghilterra nel 1875 venne approvato l'"Atto per la Registrazione del Marchio Registrato" che permetteva la registrazione dei primi marchi inglesi.
Negli Stati Uniti, la prima legislazione ufficiale sul marchio registrato risale al 1905 quando il congresso degli Stati Uniti approvo il "Trademark Act".
Il marchio registrato garantisce ai consumatori di poter risalire alla fonte d'origine dei prodotti o servizi da esso contrassegnati e al titolare di poter impedire a terzi l'uso di marchi confondibili per prodotti o servizi identici o affini.
Il diritto di privativa ha durata limitata nel tempo e, comunque, è condizionato nella maggioranza dei paesi del mondo dall'effettivo uso in commercio dello stesso. A seconda delle legislazioni infatti il marchio che non viene utilizzato, solitamente per cinque anni dalla data di deposito, benché non decada automaticamente non può essere fatto valere in un eventuale giudizio di merito contro l'uso in buona fede fatto da soggetti terzi.
L'uso del marchio registrato può essere fatto dal titolare del marchio stesso o da soggetti terzi autorizzati dal medesimo attraverso accordi di vario genere. Tra i più utilizzati vi sono contratti di licenza, di franchising, di sponsorizzazione. In ogni caso l'uso del marchio registrato non può mai essere fatto, a pena di decadenza, in modo tale da generare nel pubblico dei consumatori dubbi sulla provenienza dei prodotti o servizi.
In alcuni paesi è necessario produrre durante il periodo di validità del marchio - ossia il periodo per il quale secondo le leggi vigenti il marchio è stato registrato - delle dichiarazioni d'uso, ad esempio in USA. Tali dichiarazioni non comportano l'effettiva produzione di materiale documentale come etichette, imballaggi o altro, ma una dichiarazione giurata del titolare. Nel caso vengano prodotte false dichiarazioni d'uso il titolare perde la possibilità di uso del diritto di privativa e incorre nelle sanzioni, anche di tipo penale, previste dal diritto vigente.
In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'uso dei simboli in questione non è obbligatorio dal punto di vista legale né fornisce alcuna ulteriore protezione. Essi vengono tuttavia utilizzati come deterrente contro possibili contraffazioni in quanto indicano che il marchio in questione è registrato o quantomeno sono state attivate domande di privativa.[4]
L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato, un sistema per evitare la decadenza per volgarizzazione del marchio (poiché al pubblico viene in un certo senso ricordato che si tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro). Un marchio registrato all'estero può essere riconosciuto anche tramite i seguenti simboli:
È sconsigliabile utilizzare questi simboli se ciò non corrisponde al vero. L'art. 127 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) prevede infatti una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.[4]
In Italia, per ottenere la registrazione del marchio, è possibile percorrere due vie, che permettono di ottenere diverse tutele:
Il primo modo per ottenere il riconoscimento del proprio marchio è registrarlo, come marchio nazionale, attraverso il deposito della domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Questa registrazione permette di invocare la priorità unionista all'estero oppure di ottenere la registrazione internazionale, da conseguire all'Ufficio di Ginevra.
Dal 1996[5], grazie all'entrata in operatività del protocollo aggiuntivo di Madrid del 1989, che si è aggiunto all'arrangement di Madrid del 1891, è possibile ora ottenere che la registrazione internazionale abbia inizio insieme con il deposito di domanda nel paese di origine e, nel caso in cui la registrazione internazionale non fosse accettata o ritenuta invalida nei primi 5 anni, è possibile ottenere la conversione in una domanda nazionale dotata della priorità originaria.[6][7]
La registrazione comunitaria, a differenza di quella italiana, permette di ottenere una protezione maggiore, grazie al fatto che il marchio non sarà più sottoposto al diritto nazionale, ma a uno unitario valente in tutta la Comunità.
La domanda deve essere presentata o all'Ufficio dei marchi comunitari di Alicante o presso l'Ufficio nazionale, che la inoltrerà a quella comunitaria.[7][8]
Per essere validamente registrato come marchio, secondo la legge, un segno deve essere dotato di:
Possono costituire marchi registrati, come stabilisce ad esempio l'art. 4 del regolamento 40/94/CE[11] tutti i segni, rappresentabili graficamente, idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una fonte d'origine - impresa o soggetto privato - da quelli altrui:[12]
Secondo la legge non possono essere registrate alcune categorie di segni, quali ad esempio:
Secondo l'art. 19 del Codice della proprietà industriale può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nelle prestazioni di servizio della propria impresa o di imprese che ne facciano uso con il proprio consenso.
È ammessa inoltre la registrazione anche da parte di colui che non voglia farne un uso diretto, per esempio un'agenzia pubblicitaria.
La domanda di registrazione per marchio d'impresa deve essere depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:
In questa opposizione, da parte dei soggetti legittimati, è possibile presentare solo gli impedimenti previsti dall'art.176, 5 CPI.
Nel caso potrà nascere un contraddittorio che potrà dare vita a un provvedimento ricorribile, dal soccombente, alla Commissione dei ricorsi e la cui sentenza è possibile portare in Cassazione.[24]
Generalmente trascorrono oltre 4 mesi tra il momento del deposito della domanda e l'emissione del certificato di registrazione del marchio. devono infatti trascorrere obbligatoriamente 3 mesi per consentire di presentare l'eventuale opposizione amministrativa alla registrazione del marchio.
La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) che ha sede ad Alicante in Spagna e come qualsiasi altro marchio deve rispettare quali la novità, la capacità distintiva, la liceità, ecc.[25]
L'iter di registrazione è il seguente:
L'UAMI non prevede esami di novità del marchio, mentre esiste una procedura di opposizione.
Il marchio comunitario è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.
Quando viene presentata una domanda di registrazione di un marchio italiano alla Camera di Commercio o all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), viene attribuito alla suddetta domanda un numero di deposito che identifica il marchio, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, il titolare e tutte le altre informazioni legate al marchio in questione. Da questo momento in poi il marchio può considerarsi depositato e tutelabile.
A questo punto la domanda viene inoltrata all'UIBM che provvede a controllarne i contenuti formali, cioè che il marchio possegga i giusti requisiti e tutte le procedure siano state svolte in maniera corretta. Questa fase dura circa due anni al termine dei quali, se tutte le procedure sono state svolte in maniera corretta e in assenza di opposizioni, il marchio viene registrato e gli viene assegnato un numero di registrazione. Solo a questo punto il marchio può essere considerato registrato.[26] Il marchio registrato viene denotato con il simbolo ®, mentre il simbolo TM denota genericamente un marchio per il quale sono state attivate delle privative o se il marchio si trova ancora in stato di domanda.[27]
Il titolare del marchio acquista il diritto di farne un uso esclusivo. In particolare, il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di utilizzare:
I diritti sul marchio registrato, non permettono al titolare di vietare, nell'attività economica, l'utilizzo del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.[29]
Il marchio, essendo un segno, può essere facilmente copiato e utilizzato senza l'autorizzazione di colui che l'ha registrato.
Per questo, al titolare è riservata la possibilità di esercitare l'azione di contraffazione, che permette la difesa del marchio registrato e impedire l'utilizzo illecito di questo.[11]
È bene ricordare, però, che il marchio non è difeso in maniera assoluta, ma, a seconda delle situazioni, esso può ottenere una tutela più o meno forte, a seconda della somiglianza più o meno forte del segno successivo, del bene o servizio su cui è apposto quest'ultimo e alla rinomanza del primo.
In un primo caso, troviamo la presenza di un marchio già registrato e presente nel mercato e di un segno identico al primo, successivo, su "prodotti o servizi identici".[11]
La legislazione, in questo caso, appone una particolare tutela, in quanto il segno successivo manca della novità, che è uno dei requisiti per la registrazione del marchio.
Per l'utilizzo del marchio, quindi, è necessario obbligatoriamente il consenso del titolare, in quanto non è possibile evitare sanzioni, anche se vi si appone un Disclaimer che avverta che il prodotto non è ufficiale.[30]
Però, questa particolare e forte tutela viene attenuata nel caso di pubblicità comparative e, specie, nell'ambiente virtuale, quando si riesce a provare che non vi è rischio di un pregiudizio alla distinzione tra segno e marchio.[31][32]
La tutela, inoltre, è utilizzabile solo in ambito commerciale e nell'attività economica, permettendo, quindi, l'uso nel privato o per iure imperii, come l'articolo 9 del regolamento sul marchio comunitario afferma.[11][33][34]
Nel secondo caso, invece, abbiamo un segno posteriore a un marchio registrato, tra loro simili o identici per beni identici od affini, per cui è possibile "un rischio di confusione per il pubblico"[11], che si traduce nella possibilità, per il consumatore, o di attribuire il prodotto contraffatto al titolare del marchio registrato o di collegare il ricordo del marchio al segno posteriore, trasferendo l'accredimento dell'uno sull'altro.[35]
L'accertamento della possibile contraffazione, dalla giurisprudenza comunitaria, è effettuata tenendo conto sia della somiglianza del segno con il marchio, sia dei beni a cui è destinato l'utilizzo dei beni, sia alla tipologia del consumatore a cui è rivolto il prodotto o il servizio.[36][37]
La durata della protezione è di 10 anni dalla data del primo deposito. A scadenza, può essere rinnovata a tempo indeterminato, per periodi di 10 anni consecutivi.
In Italia è in vigore il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30[38]
Paolo Auteri, Giorgio Floridia, Vito Mangini, Gustavo Olivieri, Marco Ricolfi e Paolo Spada, Diritto Industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza, 4ª ed., Torino, G.Giappichelli Editore, 2012, ISBN 978-88-348-2687-4.
Altri progetti
Lokasi Pengunjung: 18.117.230.101